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Expertise Marques

Marque et Internet : les derniers développements

Eric SCHAHL
Associé INLEX

Le passage de la contrefaçon réelle à la contrefaçon virtuelle avait conduit les titulaires de marques à revoir, aménager et adapter leurs stratégies de marques il y a près de 10 ans. La mise en place d’une jurisprudence spécifique, de procédures dédiées (plaintes administratives) et de textes novateurs (Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique) étaient parallèlement venus pallier aux difficultés et insuffisances rencontrées en pratique.

Aujourd’hui, de nouvelles fonctionnalités existent, les plateformes d’enchères constituent des modèles économiques qui peuvent parfois sembler difficile à appréhender et le nommage sur internet est en coutre sur le point d’être profondément modifié.

I. Les marques face à Google

Dans le cadre de GOOGLE, les atteintes susceptibles d’être portées aux marques peuvent apparaître dans le cadre soit de GOOGLE ADWORDS (système de liens commerciaux ou sponsorisés apparaissant lors de l’affichage des résultats d’une recherche sur GOOGLE) soit de GOOGLE SUGGEST (système affichant à l’écran une liste de 10 résultats générés lors et à partir de la frappe des mots de la recherche par l’internaute).

Les affaires rendues à l’encontre du système de liens sponsorisés ADWORDS hésitent en France entre différents fondements. Certaines décisions ont été rendues pour contrefaçon de marque, d’autres pour publicité trompeuse, d’autre encore pour parasitisme ou concurrence déloyale.

Toute la difficulté réside dans le fait que Google n’est pas lui-même réservataire des mots-clefs déclenchant l’affichage des liens commerciaux. Il « se limite » à offrir un système de réservation de mos-clés qui peuvent correspondre à des marques de tiers mais sans intervention directe de la part de Google.

Face à cette situation, la Cour de Cassation s’en est remis le 20 mai 2008 à la CJCE en lui demandant si ce dispositif était ou non constitutif de contrefaçon de marque. Des juridictions d’autres pays membres de la Communauté ont également interrogé la CJCE. Sa position est donc fortement attendue et la question, qui reste sur ce point entière, devrait être tranchée au plus tôt au premier semestre 2010.

Du coté de GOOGLE SUGGEST, la jurisprudence est encore naissante. Les toutes premières décisions ne sont en effet apparues que l’année dernière et hésitaient à retenir la responsabilité de GOOGLE. Les toutes dernières décisions ont toutefois pris le pas à l’encontre de GOOGLE.

Ainsi, le 9 décembre 2009, la Cour d’Appel de Paris a ainsi confirmé une première décision accueillant la responsabilité de GOOGLE. Dans cette affaire, la société Direct Energie avait constaté qu’une recherche sur GOOGLE générait comme première suggestion « direct énergie arnaque ». Une procédure de référé devant le Tribunal de Commerce Paris avait abouti à une décision ordonnant la suppression du terme « arnaque » des suggestions générées par GOOGLE SUGGEST lorsque « direct energie » était introduit par un internaute. La Cour d’Appel admet la responsabilité de GOOGLE mais infirme la décision du Tribunal sur les mesures ordonnées en demandant à GOOGLE d’afficher sur sa page d’accueil une information générale permettant aux internautes de comprendre comment fonctionne le système de suggestions de GOOGLE.

Les atteintes aux marques dans le cadre de GOOGLE imposent des démarches à plusieurs niveaux. A titre préventif, la mise en place de surveillances spécifiquement adaptées constitue le préalable nécessaire pour repérer efficacement et avec récurrence les cas d’atteintes. A titre défensif, la voie judiciaire ne doit pas nécessairement et immédiatement être privilégiée. Une démarche amiable vis-à-vis de Google est souvent efficace pour obtenir l’arrêt de la location du mot-clé correspondant à la marque dans le cadre du système ADWORDS. S’agissant de GOOGLE SUGGEST, le principe d’une responsabilité de GOOGLE semble désormais s’appliquer mais les mesures pouvant être obtenues sont pour l’instant assez aléatoire d’autant qu’au jour d’aujourd’hui aucun encart informatif sur les suggestions générées par une recherche n’apparait sur la page d’accueil de GOOGLE …

II. Les marques face à eBay

Les atteintes aux marques dans le cadre des sites d’enchères ont connu un énorme tournant à la mi 2008 avec le succès d’une action menée par le groupe KVMH. Celui-ci avait en effet remporté une victoire le 30 juin 2008 avec la condamnation des sociétés eBay à payer près de 40 millions d’Euros à titre de dommages-et-intérêts. Les magistrats avaient en effet retenu que la plateforme d’enchères portait atteinte à l’étanchéité des réseaux de distribution sélective et impliquait une perte de maitrise de l’image des produits des plaignants.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a de nouveau donné raison au groupe LVMH le 18 septembre 2009 en condamnant les sociétés eBay pour contrefaçon de marques. Les sociétés eBay avaient en effet réservé sur différents moteurs de recherche (GOOGLE, MSN et AOL SEARCH) des mots clés reproduisant ou imitant des marques telles que “Ange ou demon”, “Hot Couture”, “L’heure bleue”, “(parfum) Habit rouge” et “Kenzo”afin d’amener les internautes vers leurs sites ebay.fr et ebay.com.

Pour se défendre, les sociétés eBay ont exposé qu’elles n’effectuaient aucun usage personnel et direct des marques invoquées. Pour elles, le public percevait parfaitement que la reproduction et l’imitation des signes en cause servait uniquement à présenter les produits disponibles à l’achat sur leurs sites d’enchères. L’usage des marques des demandeurs était donc une nécessité pour fournir au public une information claire et complète quant à la disponibilité de produits sur ces sites.

Le Tribunal a considéré que l’usage des marques sur les pages des sites eBay n’était pas concerné et a indiqué que seule l’exploitation non-autorisée de ces marques en tant que mot-clé générant des liens commerciaux vers les sites d’eBay devait être prise en compte. Dans ce contexte, le magistrat a retenu un usage des marques dans un but uniquement promotionnel et l’absence de toute démarche d’information du public. Il n’y avait donc aucune nécessité à reproduire ni à imiter les marques des demandeurs. Un montant de 60.000 Euros a été accordé au titre des dommages et intérêts.

Ce jugement s’inscrit dans une jurisprudence constante qui condamne pour contrefaçon de marque les annonceurs réservant comme mots-clés des marques de tiers afin de déclencher des liens promotionnels vers leurs propres sites. C’est en tout cas une alternative à considérer face aux hésitations actuelle des tribunaux dans le cadre GOOGLE ADWORDS que nous mentionnions plus haut.

L’approche globale de LVMH mérite d’être soulignée dans la mesure où un véritable quadrillage juridique est effectué à l’encontre d’eBay. LVMH a en effet obtenu le 30 novembre 2009 un autre jugement du Tribunal de Commerce ordonnant la liquidation des astreintes prévues par ce Tribunal dans sa précédente décision du 30 juin 2008 citée ci-dessus. LVMH considérait en effet qu’eBay avait depuis lors « déféré de façon peu zélée aux injonctions qui lui étaient faites par le Tribunal ». Le Tribunal a condamné eBay à verser 1,7 millions d’Euros correspondant aux astreintes des deux injonctions de faire cesser la diffusion des annonces litigieuses et l’usage par les membres de la plateforme d’enchères des marques en cause.

D’un point de vue stratégie, la surveillance du contenu des annonces eBay constitue là encore est le préalable nécessaire avant toute démarche. Des outils informatisés ou robotisés spécifiques existent afin de déceler les possibles atteintes à une marque sur les sites d’enchères.

Le service VeRO permet de signaler à eBay le numéro d’objet / d’enchère portant atteinte à une marque afin que l’annonce soit supprimée. Plusieurs motifs sont disponibles (importation illicite, comparaisons illicites avec la marque, copie…). Plusieurs objets peuvent être signalés en même temps à eBay même s’ils correspondent chacun à une atteinte différente.

La demande de fermeture de comptes constitue une autre mesure applicable si les CGV du site ne sont pas respectées. La Cour de Cassation en a validé le principe le 5 mai 2009 en condamnant une société ayant ouvert sur eBay plusieurs comptes de vendeur professionnel en employant des moyens douteux afin de rendre son identification difficile et contrecarrer les évaluations négatives laissées par les utilisateurs.

Si eBay bénéficie du régime de responsabilité atténuée des hébergeurs dans le cadre de ses activités de stockage et de mise en ligne d’annonces, un jugement du 13 mai 2009 maintient une responsabilité stricte de droit commun pour la vente d’espaces renvoyant à des annonces contrefaisantes et la mise en place de moyens de promotion et de commercialisation de produits contrefaisants. La jurisprudence est en pleine évolution et une décision d’Appel sera bienvenue afin de pérenniser la position judiciaire des titulaires de marques.

III. Les marques face aux nouvelles extensions

En juin 2008, l’ICANN (entité gérant le système des noms de domaines) annonçait une modification profonde du système de nommage sur internet en ouvrant à tous la possibilité de disposer de sa propre extension.

Ainsi, alors qu’aujourd’hui nous connaissons des extensions telles que .com, .net, .org, .biz, .info, .fr, .mobi, etc…, existeront demain des nouvelles extensions correspondant selon ce système au nom corporate, à une marque, voir à une activité ! Le mécanisme annoncé est désormais proche de la concrétisation puisque le système devrait a priori être en place au cours du second semestre 2010 ouvrant alors une fenêtre de … 45 jours pour déposer une demande d’extension.

Bien que le processus et les procédures ne soient pas encore définitivement arrêtés, l’impact stratégique et juridique est d’ores et déjà mesurable et attendu. Sur le principe, le titulaire d’une nouvelle extension va en effet bénéficier d’un effet levier de valeur de ses droits de propriété industrielle.

La logique corporate consistant à disposer de l’extension reprenant le nom de la société et/ou la marque ombrelle phare va accroitre la valeur des actifs immatériels au regard de l’investissement financier attaché à l’extension. La soumission du dossier de Candidature couterait en effet 185.000 $ (une espèce de « pas de porte ») auxquels s’ajouteraient des redevances annuelles pour les frais de redevance (minimum 25.000$ ou avec un système de pourcentage). De manière plus indirecte, l’existence d’une extension corporate augmentera la visibilité de la marque sur internet et sa connaissance par le public compte tenu du trafic généré par l’extension lui-même issu du traffic généré par chaque site internet rattaché à cette extension. En outre, les extensions dites « communautaires » (représentatives d’une communauté restreinte comme le .food ou le .automobile par exemple) également envisagées dans ce nouveau système représenteront un avantage concurrentiel et financier fortement impactant dans une logique business. Dans tous les cas, l’extension constituera un vrai centre de profit à raison des annuités provenant des propriétaires des noms de domaines liés à cette extension.

Le système envisagé offrirait plusieurs filtres et procédures aux (futurs) titulaires d’extensions et/ou propriétaires de marque vis-à-vis d’une demande d’extensions nouvellement présentée. Un premier filtre interviendrait lors de l’évaluation du dossier de candidature. Outre l’analyse des aspects structurels, financiers et techniques du candidat, une comparaison avec les extensions déjà accordées et les autres demandes d’extensions en cours interviendrait afin de relever des points de contacts visuels (et uniquement visuels).

Une fois l’évaluation du candidat « validée », la demande serait publiée afin de permettre aux tiers de présenter des Objections. Aucune notification n’étant prévue auprès des titulaires de marques et d’extensions pendantes ou déjà accordées, cette publication devra faire l’objet d’un système de surveillance spécifique de leur part. La procédure d’Objection serait notamment ouverte aux titulaires d’extensions déjà demandées ou accordées ainsi qu’aux propriétaires de marques antérieures.

Une procédure complémentaire pourrait enfin intervenir pour les demandes d’extension retenues comme identiques ou similaires à une ou plusieurs autres demandes d’extensions lors de l’évaluation du candidat ou lors de la procédure d’objection. Cette phase complémentaire se déroulerait selon les cas en 2 ou 3 étapes avec in fine une possibilité d’enchères en ligne entre candidats pour ne retenir que le plus offrant.

Conclusion :

Aujourd’hui plus qu’hier, de nouvelles atteintes aux marques se profilent sur internet. Elles nécessitent la mise en place de stratégies adaptées, préventives et innovantes afin d’anticiper et de répondre juridiquement à ces évolutions. L’ouverture prochaine des nouvelles extensions, la mise en place de nouvelles fonctionnalités et l’existence de modèles économique spécifiques ne sont que quelques uns des aspects émergeants du moment. D’autres sont à venir et font déjà l’objet de démarches des titulaires de marques outre-Atlantique comme c’est le cas de TWITTER par exemple